Het heeft IE-land in 2015 wel even bezig gehouden: de smaak van de bekende smeerdip Heksenkaas. Waar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in januari 2015 nog oordeelde dat voldoende aannemelijk was dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd was, volgde de Rechtbank Gelderland in juni 2015 een ander pad. Omdat de Rechtbank Gelderland weigerde de Heksenkaas te proeven, en verder niet was beschreven wat de auteursrechtelijk te beschermen elementen van Heksenkaas zijn, werd de auteursrechtelijke bescherming van Heksenkaas afgewezen. De wederpartij, die Witte Wievenkaas op de markt bracht, mocht daarmee dus vrolijk verder gaan.
Maar… de strijd tussen de heksen en witte wieven is recent weer opgelaaid. Op 28 februari jl. besloot het Hof Den Haag namelijk dat de naam Witte Wievenkaas niet als merk kan worden ingeschreven. Waarom? Omdat dit teken verwarringwekkend overeenstemt met… u raadt het al: het oudere merk Heksenkaas. Men zou kunnen zeggen dat deze tekens op het eerste gezicht niet op elkaar lijken, maar het Hof oordeelde toch anders. In deze blog leg ik uit hoe dit kan.
Oppositie door een merkhouder
De onderneming Fanofinefood B.V. (FFF) heeft begin 2015 een aanvrage voor inschrijving van het Benelux-merk WITTE WIEVENKAAS ingediend. Houders van oudere merken, die vinden dat een nieuwe merkaanvrage teveel op hun ouder merk lijkt, kunnen bezwaar (een zogeheten oppositie) instellen indien deze nieuwe merkaanvrage voor dezelfde/soortgelijke waren en/of diensten is ingeschreven en hierdoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Levola, die houder is van het oudere merk HEKSENKAAS, heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en oppositie ingesteld.
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft deze oppositie afgewezen, omdat zij Heksenkaas en Witte Wievenkaas niet voldoende overeenstemmend vond waardoor volgens haar dus ook geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Levola was het hier vanzelfsprekend mee eens en heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Hof Den Haag.
Wat oordeelde het Hof Den Haag?
Van belang is dat het Hof de totaalindrukken van HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS met elkaar moet vergelijken, waarbij zij moet kijken naar de visuele overeenstemming (hoe ziet het eruit?), auditieve overeenstemming (hoe spreek je het uit?) en de begripsmatige overeenstemming (wat betekent het?). Het opvallende aan deze zaak is dat HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS in visueel en auditief opzicht helemaal niet zo veel op elkaar lijken. Alhoewel beide tekens ‘EN-KAAS’ gemeen hebben, wordt door het Hof toch geoordeeld dat de visuele en auditieve overeenstemming gering is. Hierbij is van belang dat de elementen HEKSEN en WITTE WIEVEN meer onderscheidend en dominant zijn (omdat de tekens met deze elementen beginnen en het element kaas in dit geval beschrijvend is). Het komt dus aan op de overeenstemming tussen deze elementen. Nu deze elementen ook niet op elkaar lijken, gaat het Hof vooral in op de begripsmatige vergelijking. Hierover zegt het Hof dat het begrip ‘heksen’ in de Benelux in het algemeen wordt begrepen dat daarmee worden aangeduid “vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven”. Omdat witte wieven volgens het hof exact dezelfde betekenis heeft en dus in feite een soort heksen zijn, is er sprake van begripsmatige overeenstemming.
Omdat er dus onder de streep voldoende overstemming is tussen HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS, en deze tekens daarnaast voor nagenoeg identieke waren zijn ingeschreven, concludeert het Hof dat er sprake is van verwarringsgevaar en wordt de beslissing van het BBIE vernietigd. De oppositie van Levola wordt alsnog toegewezen, wat betekent dat WITTE WIEVENKAAS niet als merk kan worden ingeschreven. De witte wieven moeten het in deze merkenzaak dus afleggen tegen de heksen.
Conclusie
Vergeet bij het kiezen van een nieuwe naam voor uw product, dat u eventueel als merk wil gaan inschrijven, de begripsmatige overeenstemming niet! Indien een oudere merkhouder oppositie indient, wordt niet alleen gekeken naar de visuele (hoe ziet het eruit?) en auditieve (hoe spreek je het uit?), maar ook naar de begripsmatige overeenstemming. Zoals we hebben gezien in deze zaak, kan een sterke mate van begripsmatige overeenstemming met een ouder merk een nieuwe merkaanvrage de das omdoen, ook als de visuele en auditieve overeenstemming in veel mindere mate aanwezig zijn.
Indien u advies wenst over uw merken (aanvragen), neem dan gerust contact met mij op via varela@varelaw.nl.