Het stoplicht lijkt op rood te gaan voor het rode zolen-merk van Louboutin

Nieuwe ontwikkelingen in de Louboutin-saga. Vandaag heeft advocaat-generaal (A-G) Szpunar bij de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de EU (HVJEU) conclusie genomen in de zaak van Louboutin tegen Van Haren. Als het HVJEU deze conclusie volgt, zou dit wel eens het einde kunnen betekenen van het rode zolen-merk van Christian Louboutin.

Wat ging hieraan vooraf?

De schoenen van de Franse schoenenontwerper Louboutin, meer in het bijzonder zijn hooggehakte damesschoenen met opvallende rode zolen, zijn in modeland al tientallen jaren een begrip. Omdat Louboutin van mening is dat de rode zool een merk  is, dus met andere woorden geschikt is om aan te duiden dat de schoenen van Louboutin afkomstig zijn, heeft hij de rode zool in 2010 als Benelux-merk geregistreerd. Dit merk ziet er als volgt uit:

Nadat een Amerikaanse rechter in 2012 de verkoop van de roodgezoolde Yves Saint Laurent Tribute schoenen op basis van het Amerikaanse rode zolen-merk verbood, breidde de strijd om de rode zolen zich uit naar Europa. In  Nederland werden de pijlen op de keten Van Haren gericht, die rode zolen had aangebracht onder de schoenen uit haar Halle Berry lijn. De rechter stelde Louboutin in april 2013 in het gelijk en verbood Van Haren nog langer schoenen met rode zolen op de markt te brengen. Deze schoenen, meer specifiek de rode zolen, vormen een inbreuk op het rode zolen-merk van Louboutin, aldus de kort geding rechter.

Maar kunnen de rode zolen wel een merk zijn?

Van Haren liet het hier niet bij zitten en opende in de bodemprocedure die daarop volgde de aanval op de geldigheid van het rode zolen-merk. Het leek er heel even op dat het probleem zich vanzelf zou oplossen toen in 2014 de Brusselse rechtbank in een procedure tussen Louboutin en de Belgische Van Dale het rode zolen-merk nietig verklaarde omdat het merk geen onderscheidend vermogen zou hebben. Ook zouden de rode zolen een wezenlijke waarde aan de waar geven, m.a.w. een dermate grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de schoenen dat zij niet als merk ingeschreven kunnen worden. Dergelijke tekens moeten immers vrij blijven en zijn uitgesloten van merkbescherming. Louboutin dreigde dus haar merkrechten in de Benelux te verliezen. Zo ver kwam het gelukkig (voor Louboutin) niet: het Hof Brussel oordeelde in november 2014 namelijk dat het rode zolen-merk wel degelijk onderscheidend was en dat het geen vormmerk is. Deze laatste overweging is cruciaal nu in de wet staat dat de wezenlijke waarde uitsluiting van toepassing is op vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven. Het leek dus toch goed te komen met het rode zolen-merk.

Prejudiciële vragen aan het HVJEU

Maar de Nederlandse rechter was niet zo zeker van zijn zaak. In 2015 besloot de rechtbank Den Haag in een tweede (bodem)procedure tussen Louboutin en Van Haren over deze kwestie vragen aan het HVJEU te stellen. Meer specifiek wilde zij weten of de wezenlijke waarde uitsluiting alleen van toepassing is als de vorm deze wezenlijke waarde geeft, of ook indien andere eigenschappen zoals kleur deze wezenlijke waarde geven.

Gisteren (donderdag 22 juni 2017) is het advies van de A-G bij het HVJEU gepubliceerd. En gelet op het feit dat het HVJEU het advies van de A-G in een groot aantal gevallen volgt, kan Louboutin haar hart vasthouden. Volgens de A-G is het rode zolen-merk namelijk een vormmerk “waarbij ook aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur”. Hij lijkt hiermee te willen zeggen dat het merk een combinatie van een vorm- en kleurmerk is. De wezenlijke waarde uitsluiting is op dit soort gecombineerde merken van toepassing, aldus de A-G. Dit betekent dat het rode zolen-merk nietig zal moeten worden verklaard als vastgesteld wordt dat de rode kleur een wezenlijke waarde aan de schoenen geeft, of met andere woorden functioneel is. Aan een kleur kan namelijk geen merkbescherming worden verleend als daardoor concurrenten worden verhinderd om waren met hetzelfde functionele karakter aan te bieden, zo overweegt de A-G.

Het is dus even afwachten wat het HVJEU hiermee gaat doen en hoe de rechtbank Den Haag dit alles zal toepassen nadat de prejudiciële vragen zijn beantwoord. Dan pas weten we met zekerheid of dit echt het einde is van het iconische rode zolen-merk in Europa. Wordt vervolgd..

Heeft u vragen over merken en de bescherming hiervan? Neem dan gerust contact met mij op via varela@varelaw.nl